“小”商標“大”麻煩 創業路上如何有效避坑？

編者按：本文來自微信公眾號“源碼資本”（ID：sourcecodecapital），作者創造持久真實價值，36氪經授權發佈。

當今的商業世界，知識產權早已經是企業發展過程中護城河的重要一環。

隨着中國整體市場的快速迭代，越來越多的企業在創立之初，就將企業商標的設計、註冊、推廣和保護提上了日程，尤其是在消費賽道的創業企業，更是將商標作為企業品牌和產品市場戰略的關鍵內容。

隨着中國與世界市場的接軌，國內各個行業的競爭加劇，商標作為知識產權保護的重要內容，近年來呈現出涉及到商標的民事、刑事和行政案件增長較快的趨勢。市場上，為了牟取私利而進行的搶注、惡意侵權李逵李鬼真假難辨等現象依舊層出不窮。

如何確保企業商標註冊完備，如何對企業商標進行日常有效的管理，面對自身權益受到損害如何維權？針對以上問題，我們邀請了方達律師事務所合作人，業內知名知識產權領域律師--祁放博士，為碼會的各位創業者帶來線上專題分享。

方達律師事務所合夥人，主要執業領域包括與各類知識產權相關的交易和訴訟以及反壟斷訴訟。

被中國商法選為國內 100 名最佳律師之一，也是錢伯斯和亞洲法律在知識產權領域的推薦律師。

曾代表籃球傳奇巨星邁克爾·喬丹先生在全國多個法院處理一系列針對喬丹體育公司將喬丹的姓名和肖像作為其商號和商標的訴訟，並獲得勝訴判決。

曾代表特斯拉汽車公司對抗其相同商標的惡意搶注人從而成功恢復其對“特斯拉”商標及相關企業名稱和域名的所有權。

祁放博士：大家好！非常高興有這個機會和大家交流商標註冊保護相關的一些問題。今天的分享分為三個部分：第一是商標註冊和管理，第二是商標權的保護，第三是商標侵權風險的防範。

1. 商標的註冊和申請

1）創業公司應該採取什麼樣的商標註冊策略？

知識產權無論是商標、專利還是著作權，都是從擁有知識產權開始，之後才是保護或者第三方使用的問題。獲得商標牽涉到申請和註冊，比如作為一個剛起步的公司，或者説公司還沒有明確的業務領域，也沒有想好具體的標識，在這期間怎麼樣進行商標的申請和註冊？作為律師來講，我們的建議是儘早註冊，特別是我國實行的是先註冊先獲得的制度。通過註冊獲得的這個商標的效力範圍是全國的範圍，註冊之後可以阻止其他公司去註冊和使用近似的商標在類似產品上。所以，儘早申請註冊就變得非常重要。

2）設計註冊商標的注意事項

首先，申請之前要知道申請的是什麼標識，在設計自己標識的時候，也得需要了解一下設計成什麼樣的標識才不會和其他人的在先權利相沖突。如果與其他人在先權利相沖突就可能會有後續糾紛。

在先權利包括在先商標權，因而需要看看有沒有在先近似的標識，特別是一些大家比較喜歡用的標識，可能被其他方搶先申請了。如果評估下來申請會非常難，或者可能性非常小，公司就需要儘早有一個備選方案，或者説申請其他標識，或者嘗試一下能不能申請下來並同時申請其他標識。

其次，就商標的具體設計是用文字或者是圖形，很多公司希望在商標上傳達一些產品的信息，但是這種情況會存在不予核准的風險。比如説有一種飲料叫六個核桃，這個商標確實是註冊下來了，申請標識的意思是飲料裏面有這個核桃。因為中國傳統的中醫認為吃核桃會有進補的效果，但是六個核桃的標識其實很難註冊下來。最後是依靠在商標申請之前長期的使用，來證明這個標識確實和這個公司已經建立了聯繫，最後才能夠獲得註冊。

商標的首要功能是：申請的標識是為了將商標所有人及其產品建立聯繫。讓消費者一看就知道這是你的產品，但是不應該傳遞產品裏面的質量、成分或者是其他信息。如果傳遞了這些信息，從商標法的角度來看，一方面，商標就會缺乏顯著性；另一方面好像壟斷了這個領域。這個是要求在申請前就標識設計上，需要考慮這些內容。

再次，商標主要是兩個部分，一部分是標識的設計；一部分是商品和服務的類別，這兩個相加才構成商標能夠保護的範圍。一個商標的註冊必須要確認這個商標需要註冊在哪些類別的商品或者服務上，才能在這些被註冊的商品和服務上獲得保護。

最後，還有一點標識必須是商標法允許使用的，這個標識不能有害社會主義道德風尚等，這是一個比較客觀的標準。最近一段時間，商標局使用這一條規定越來越多了，比如説上海一家貿易有限公司申請的四個字母商標“MLGB”，從商標局到法院都認為這個標識是格調不高，有不良含義，有害道德主義風尚。還有一個原因這個公司確實也申請了多個打擦邊球的標識，也是給商標局和法院留下不好的印象，認為就是在利用商標註冊的系統和機制來申請註冊這些有不良影響的標識。《商標法》第十條的第一款，列了八種不同類別的標識不得註冊和使用的情形，比如説國旗國徽、外國的國名、重要城市的名字都是不能夠被申請為商標的。

3）商標應該在多少類別上進行申請

作為商標申請人的公司，在申請標識時要考慮這個商標在多少類別上進行申請。一個商標可以申請多個類別，總共有四十五個大類，每個大類多則幾十個小類，小則幾個小類。

（1）當註冊的類別越多，伴隨着成本也越高。一般申請人的商標註冊都是註冊在一些核心的產品或者服務上。比如你化妝品就註冊在香水、護膚品或者是香皂這些類別上，運動鞋就要註冊在鞋類甚至皮革。

（2）當然具體註冊到多大範圍，還是要取決於一個是公司對現在目前核心產品服務範圍的認識，還有對將來可能要擴展的產品服務類別。

（3）還要考慮到競爭對手要進入這個市場，這個競爭對手可能在什麼類別上獲得商標的商譽。因為有的對手可能現在不會進入某個領域，但這個領域還是有可能和公司的產品服務產生聯繫。比如説玩具汽車和汽車屬於不同的大類，但是這兩個類別又容易讓消費者建立聯繫。

4）商標註冊的時間成本

商標局從一個商標申請到最後做出決定，之前是需要一年的時間，現在加快審查速度也需要六到九個月。如果沒有事先分析，可能九個月才能知道商標局核不核准，如果不核准的話，可以去商評委申請複審，又會有一些時間耽誤，最後也不一定能夠註冊下來。

2. 商標的維護與管理

獲得註冊商標之後應該怎麼辦？公司裏面要有一套商標的管理制度，有專門的人員去維護這些標識。商標要依賴於使用才能夠維繫商標的生命力，或者是有效性，或者是知名度，這些都是和商標的使用分不開。註冊成功後如果不使用，這個商標有可能被依據不使用而撤銷。商標就是為了讓消費者能夠把一個產品、帶有這個標識的產品和服務，同提供這種產品服務的經營者、工廠之間建立聯繫。如果這個商標在市場上不使用，就失去了商標存在的意義，因此在商標法設計了連續三年不使用被撤銷的制度。

商標維護和管理，首先要有個管理制度，有專門人員來負責。從申請時就要管理，發現申請的需求、跟蹤申請的流程、監督商標的狀態、評估使用的情況。任何一種管理制度都需要有財務資源來支持。配合公司推廣是監督商標的使用情況，主要分為兩個大的部分，一個是從管理制度角度來説，管理人、負責人要知道哪些標識公司在用，哪些標識公司沒有用，這個標識是不是註冊在的那些使用了的產品和服務上使用。比如説這個標註冊在服裝上，現在推出了一條新的香水產品線。就需要立刻在香水、化妝品類別下去申請標識的註冊，這點非常非常重要。

第二是需要保持商標使用的記錄，包括標識使用的範圍、情況和例子。這些都是今後如果有商標爭議的時候，可以用來維護自己商標的證據。在實際工作中，很多跨國大公司的商標使用情況記錄做的也不好。

3. 商標的使用

首先並不是説這個商標註冊下來，就永遠是我的了，別人就不能用了。商標是和後續的使用連在一起的。商標的使用是指規範性的使用，有些企業在實際使用的時候，並沒有使用註冊的標識。比如説一個服裝，可能認為現在的這個標識太複雜，又有英文、中文，還有圖形，就直接用英文了。還有一種情況可能是為做一個廣告，改換了標識的形式或者字體，這些都是不規範的使用。因為前面已經強調商標一定要用，使用需要保留證據和記錄。不規範的使用很可能不算對商標的使用，也有可能侵犯其他人的權利。

一般推薦如果使用商標時，可以添加一個R或者是一個TM，這樣可以更加醒目顯示説這是一個商標的使用。

另外，不但要使用註冊的標識，還要在核準註冊的商品上使用，是指這個標識是把某一個產品和它的生產者建立聯繫的使用方式。

1. 行政處罰與民事侵權

針對第三方標識和自身已經使用的註冊標識和商標很像，或者自身的在先權利很像，行政程序上就可以提出異議或無效。比如我代理的喬丹商標案，喬丹本人認為福建喬丹註冊的一系列標識侵犯了他的在先權利，因此我們就提了商標無效，最後最高院把部分商標無效了。如果一個第三方用完全相同的標識賣完全相同的東西，企業可以到工商投訴通過行政處罰，或者以民事侵權為名，到法院起訴對方侵權，要求對方停止使用再賠償。兩個方式都會達到讓對方停止使用的目的，但行政處罰沒有辦法獲得賠償。刑事程序有一個更好的震懾作用，但是刑事立案標準也更高一些，必須要有對方非法獲利多少等很硬核的證據。

2. 商標異議、無效

那什麼情況下可以對註冊申請商標提起異議、無效呢？這裏面有幾個點比較重要。什麼時候能產生這種衝突？就比如另外一方要申請註冊商標，我作為權利人認為這個東西不應該被核准註冊。《商標法》第三十條、三十一條規定，我在先有一個商標了，但是我不希望這個商標獲得核准和註冊，這是商標和商標之間的衝突。

此外有一個可能範圍會更加廣，也是在實踐中爭議出現最多的領域，那就是和在先權利的衝突。在先權利包括著作權、商號權、姓名權，甚至人身權利，擁有這些在先權利的公司或者個人，就會認為在後的商標註冊侵犯了在先權利。根據商標法，並不是説有了在先權利，就能夠要求後面這個商標不註冊或者是無效。這個在先權利還需要有一定的知名度，只有被公眾所瞭解的一種在先權利。根據商標理論，什麼樣的商標不能夠註冊？那些會導致消費者混淆，或者是導致消費者不清楚帶有你標識的產品從哪裏來的，是從在先權利來的，還是商標申請人來的。為了達到消費者混淆標準，這個在先權利必須是一個有影響力的在先權利。

這裏就涉及到商標搶注的問題，國家也很重視的問題，比如説一個外國公司，它先在美國發展，後來決定進入到中國，一看發現自己的商標被別人註冊了。搶注人商標申請的時候，肯定比這家美國公司使用標識要晚，因為是瞭解到這個公司才申請註冊。但是在先的公司，因為沒有進入到中國市場，在中國產品的影響力非常小，怎麼樣證明產品獲得足夠的影響力去支撐針對搶注商標的異議或無效，這是一個爭議非常多的區域。

前幾年我代理的特斯拉就是一個典型的案例。特斯拉剛進入中國的時候，發現自己英文和中文標識，還有最經典的T，以及它的域名都已經被註冊了，而特斯拉又有一個很雄心勃勃的中國市場計劃。所以，我們起初與搶注人溝通買回這個商標，搶注者的價格公司覺得沒有辦法接受，然後我們提起無效。當時非常幸運，發現商標被搶注前，特斯拉贊助過一個活動。有這樣一個活動的影響力，至少有這樣一個證據，現在特斯拉把標識拿回來了。

還有一點是馳名商標的問題。前面提到如果兩個註冊商標的衝突，是註冊的標識和產品類別都很像，這樣後者才不能註冊。如果後者在不類似的商品上註冊，在先商標是擋不住的。但是如果在先商標是一個馳名商標，就可以獲得超過類似商品範圍的保護，這是商標下面常説的一個跨類保護問題。

商標糾紛歸根到底都是一個消費者混淆的問題。還是要回到商標的意義是什麼。為什麼要有商標制度？目的是為了讓消費者搞清楚帶有商標標識的產品服務是哪一家來的。這一系列的商標權和註冊權的衝突，最後的問題都是會不會導致消費者混淆。

如何應對商標侵權的風險，需要和前面提到的商標申請註冊中應該關注的點一一對應。前面提到商標不規範的使用就會產生侵權的風險，還有是不是構成商標權的使用，這樣規範性使用一方面能減輕侵權的風險，另外一方面也是建立商標使用的證據。商標只有通過使用才能獲得知名度，才能逐漸的擴大它的保護範圍，這是一個基本原則。

1. 注意加強自身商標使用

商標不規範使用（拆分，改變商標文字、圖形、顏色，改變顯著特徵，超出核准註冊的商品/服務範圍）可能產生侵權風險。需要注意各種環境下的使用：產品本身包裝、宣傳材料、宣傳稿（有時突出性的文字描述也可能構成商標使用）；及時與業務部門溝通，審閲產品包裝、宣傳物料。

2. 不侵權的抗辯

主張不構成消費者混淆（需要提交實際使用情況的證據，以及消費者調查報告等）；主張商標權人惡意（惡意註冊商標不應獲得司法保護）；主張在先權利抗辯（字號權、商品化權、商標先用權），還有先用權抗辯、權利窮竭抗辯、合理使用抗辯等。

3. 採取反制措施，對對方施加壓力

主張對方惡意提起知識產權訴訟；針對對方提起侵權訴訟。

提問1：我有兩個使用相關的問題請教，一個是對於可能會涉及到的一些類目做商標保護，同時，有一個撤刪的潛在風險，這一點上公司應該怎麼樣具體操作？

祁放博士：針對您這個問題，有兩種方式。第一，有一些防禦性的註冊“註冊三年不使用”並不完全適用，比如説非常接近的標識，商標局也會認為這個標識和主標識非常像，也會認為這個主標識可以延伸到防禦性的標識來使用。第二，對於跨不同類別的情況，我們的建議是每三年申請一次商標就可以解決，雖然對於公司是一個大的負擔，但也沒有特別好的辦法。

提問2：因為我們是做消費品的，會遇到一個情況授權商標給到代工廠，或者是一些包材加工廠來用我們的商標。在一些條款和加工合同上，怎樣規避一些風險呢？應該怎麼樣保護自己？

祁放博士：如果要授權另外一方去使用標識，我覺得一定要規範地使用，這個標只能這樣用，只能用在哪些產品服務上，規範使用是一個很重要的方面。再就是還要階段性瞭解標識的使用情況，也對應“三年不使用”的問題。最核心還是規範使用，權利人自己規範使用比較容易，一旦許可出去之後，因為是一個不同主體的使用，就需要去了解或者是控制一些使用情況。在多個案例中，由於商標許可人怠於監督被許可人規範使用商標，造成侵犯他人商標權，法院判決商標許可人承擔連帶責任。

提問3：如何看待企業商標防禦註冊與知識產權局對囤積商標的審查之間的矛盾？

祁放博士：這之間沒有什麼實際的矛盾，因為防禦註冊的前提是要有一個主商標，而且是實際使用有一定影響力的主商標，這樣才能談到防禦註冊。而囤積商標的前提是沒有主商標，再者防禦註冊的這些標肯定和主標很像。所謂防禦就是為了防止別人來搭你的商譽，商譽是從哪兒來？是從主要的商標來的。所以防禦註冊都是和主標很像的標識，才能叫防禦註冊；而囤積商標的前提是這些商標沒有直接的使用，就是為了獲得商標的註冊，為了能夠用這些商標去打擊對手或者是賣給真正的權利人獲利，這種才是一個囤積商標的行為。

提問4：如何去應對大公司不停地以一些不充分理由來提出我的商標無效呢？

祁放博士：前面我們説的是對自己商標的保護，是對和自己商標很像的標識提無效或者異議。從另外一個角度，在後商標的申請方很可能是完全善意地申請這個標識，完全沒有希望依附於你的商譽。我應該獲得註冊，但是在先的標識公司會不停的去提這個異議、無效。之前美國有一個案子，女性內衣品牌維多利亞的秘密，還有一家女性內衣店就叫做Victoria's Secret。維多利亞秘密起訴後者，後者陳述公司老闆就叫Victoria，就喜歡用自己的名字。最後雙方打了好幾年的訴訟，最後雙方就停戰了。

從提問者的角度來説，首先還是要有一個自己的標識，和在先標識能夠建立起區分。對於在後的申請人來説，如果在有可能範圍內，對這個標識有一些自己特點的設計來進行區分。如果在先商標的所有人還是不滿意，還有一個方式就是打官司嘛。如果在先提了異議、無效輸掉了，最後可能確立在後標識的合法性，以後再用就不用擔心這些衝突了。

提問5：商標沒註冊下來的時候就上線產品有什麼潛在風險，如果是以禮品的形式呢？

祁放博士：商標沒註冊下來的時候就上線產品，風險還是有的，風險有多大要看公司自己的評估。因為沒有註冊下來，就不瞭解是不是有在先標識會擋住你的註冊。如果商標局審查員做了檢索之後，會告訴你這個商標和其他商標有沒有衝突；因為沒有註冊下來，對審查員檢索的結果是不瞭解。我覺得公司首先自己做一個評估，因為商標都是公開的，在網上都可以檢索到，我們自己先評估裏面的風險有多大，至少這個應該是公司做商業決定的一個重要考量因素。

如果只是作為禮品，沒有生產銷售，沒有進入到流通領域，可能影響不大。但是，商業層面的禮品贈送，也有可能會認為對商標的使用，從而產生侵權風險。

提問6：在整個品牌視角升級的過程中，對應的商標視覺，比如説字體、顏色也會有一些變化。針對每一個版本的變化，都有重新申請使用範圍的商標。從申請到下證還有一段時間，這段時間產品上是一個新版本的字體或者是LOGO，但是商標證還是老一個版本。這個過程中，會不會有潛在的風險？

祁放博士：我覺得這個可能是對知識產權法的誤解。商標的註冊其實並沒有給商標權利人任何使用的權利，專利和著作權也是一樣。登記或者是核准，並沒有給權利人任何使用商標的權利，給的是排他權，是可以讓權利人阻止其他人用。權利人自身究竟能不能用，取決於第三方有沒有在先權利，只要是第三方沒有在先權利就可以用，如果第三方有在先權利就不可以用，這個和註冊證沒有關係。針對這個問題，能不能用這個標就要看之前有沒有一樣的標識，有沒有在先權利。

因為中間有六個月，因為我們的商標沒有註冊下來，可能沒有辦法阻止別人去用。單之前我們有一個標，要看之前這個標和現在這個標是不是很像，如果是很像的話，也可以用之前的標去阻止別人使用。就算是之前的標不能阻止別人使用，那之後的標核准下來之後，還是可以阻止別人使用。因為核准註冊就是需要時間，如果別人在這個時間已經用了，我覺得也沒有辦法。

我的建議在後標和在先標一定要有個核心部分是一致，也是消費者提到這個標識會使用的代號或者那類似語言。這樣消費者很容易把在後標識和在先標識給放在一起，認為它是同一個標識的不同階段，或者是商譽的延續，確實可以起到延續的效果。

如果用在後標識去起訴，可以交在先商標的使用證據，為了證明消費者在很長一段時間內都已經對這個標識有很高的認知度，在消費者中有很大的影響。雖然這中間具體標識有一些細微的變化，對於消費者來講是一個完整的證據鏈。這個還是得取決於標識的變化程度，一個簡單答案是説確實可以把在先商標和在後商標放在一起，來證明在後商標的影響力，這個可以被接受。

提問7：剛才聽到您介紹對於一些商標，或者説圖形商標本身可以走著作權，我想聽一下哪些場景適合申請著作權，以及著作權和商標來講，優先級是什麼樣的？

祁放博士：著作權和商標、專利不一樣，作品產生時著作權是自動產生。著作權是全球性的，在中國自動獲得保護，不存在申請註冊的問題。著作權的問題，前提是有這個著作權，當時特斯拉的案子，車頭的那個“T”的著作權需要證明這個東西是誰設計的，什麼時候設計的，就擁有著作權的證據。有了這個證據之後，如果任何人再用相同的“T”，就是侵犯我的著作權。

但是，有著作權並不是説就不用申請商標了，因為商標的意義完全不同於著作權。最好要有需要註冊的產品和服務類別下的標識，再用這個標識直接做商標，這個是對權利人最有利的。涉及著作權的商標爭議，都是因為在先權利人沒有商標，所以只好依賴著作權來進行維權，但往往效果不如依賴在先商標權那麼理想。

提問8：商標保護應該做到哪種程度呢？是否要主動攻擊近似的商標？

祁放博士：這個更多是商業決策，和你公司目前所在行業的領域，公司的大小，和發展方向都有關係，可能不是一個律師憑空給出答案的。不同領域的公司，商標的重視程度不一樣。比如説那些奢侈品和化妝品對商標都非常的看重，因為它的價值就在商標，所以對商標賦予特別的意義，會動用相當大的資源人力、物力對商標維護。但是對於一些技術性的企業，不是很看重這件事情，比如説精密的醫療器械，能夠做出精密醫療器械的廠商一般會有自己的品牌，不會貼一個別人的標，所以醫療器械廠商更看重專利的問題，會看重市場上哪個競爭對手用了我這個專利，我要阻止它使用我的技術，這是這些公司看重的點。

提問9：商標的其他類目被搶注了，要如何申訴呢？

祁放博士：如果使用的產品服務不同類別被註冊相同的標，一種是他用他們的，我們用我們的；另一種對公司的經營活動產生了一定影響，那就提無效，但前提是要麼主類商標是一個馳名商標，這是一個跨類別的問題，如果主類商標有足夠的知名度，可以提出大量的證據，還是會有成功的希望把它的商標註銷掉；要麼商標搶注人的惡意極為明顯，例如在搶注我們的商標的同時，大量搶注他人的商標，不具有使用商標的目的，否則的話就沒有辦法阻止。另外一個思路是提起連續三年不使用撤銷申請，一般惡意商標搶注人並不會真的使用商標，只是想要藉此謀取不正當的利益，因此我們可以以連續三年不使用為由對搶注的商標提起撤銷申請，同時在該被搶注的類別申請我們自己的商標。