第289期 編號：HDFYZSCQ2017289
單位｜恆都律師事務所 知識產權事業部
作者｜商標侵權專業組 文萁
編者｜恆都微信運營團隊
一般情況下，使用自己註冊的或者經授權使用他人註冊的商標，並不構成商標侵權，尤其是我國商標註冊審查不僅進行顯著性及禁用條款這樣的絕對理由審查，還要進行相對理由審查，即判斷是否存在在先商標權障礙，經過商標局審核商標註冊後，註冊人對其享有的基本信賴利益應當得到保護，因此使用註冊商標成為商標侵權案件中常見的抗辯理由。但是有的時候，被告並不會因為持有商標註冊證就萬事大吉了，這幾種情況下依然可能構成侵權。
一、不規範使用註冊商標，侵犯他人註冊商標專用權
不規範使用註冊商標一般指超出核定的商品或服務範圍，或者不規範使用商標標識。如果不規範使用達到與他人註冊商標相混淆的效果，則超出其合法權利邊界，構成商標侵權。《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款已有相應規定：
“原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標，與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。”
例如：在海天調味品公司訴“每天醬汁”商標侵權案中，被告每天食品公司超出商標核定商品範圍將在“醬油”上註冊的“每天”商標並使用在“醬汁”產品上，侵犯了海天調味品公司在“醬油”等商品上註冊的“海天”商標專用權，被認定商標侵權。[i]
二、規範使用註冊商標，但侵犯他人馳名商標權
《商標法》第十三條對侵害馳名商標權利的商標，既禁止註冊也禁止使用。因此，被告使用的註冊商標如果是複製、摹仿或者翻譯相同或類似商品上未在中國註冊的馳名商標，易造成混淆，或者是複製、摹仿或者翻譯不相同或不類似商品上已在中國註冊的馳名商標，誤導公眾致使該馳名商標權利人利益可能受到損害，馳名商標權利人既可以對其商標提起無效宣告行政程序，也可以提起侵權民事程序，被告並不會因為手持商標註冊證而逃脱侵權責任的承擔。
例如：在“MENGDAJIA0”[ii]、“十月媽咪”[iii],“約翰迪爾”[iv]商標侵權案件中，法院均認定被告使用註冊商標侵犯他人馳名商標權利，判決被告停止使用。
但是，《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規定：被告使用的註冊商標違反商標法第十三條的規定，複製、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但被告的註冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經超過商標法第四十一條第二款規定的請求撤銷期限的；（二）被告提出註冊申請時，原告的商標並不馳名的。
2001年《商標法》第四十一條第二款（現行《商標法》第四十五條第一款）規定對註冊商標提起無效宣告申請的期限為商標註冊之日起五年，對於惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。因此，馳名商標權利人維權期限為五年，超過五年的，則需要舉證證明被告存在惡意。
三、註冊商標被宣告無效後，無效宣告裁定生效前被告的商標使用是否構成侵權？
對於這個問題，目前並無明確法律規定及司法解釋。按照法理，被宣告無效的商標自始無效，被告無論何時使用該商標均失去權利依據，因此，被認定構成侵權並非不可能。但考慮到一般情況下，被告使用當時尚屬“有效”的註冊商標是基於對商標註冊制度的合理信賴，認定侵權對被告可能存在不公，因此《商標法》第四十七條規定無效宣告裁定在特定情況下不具有溯及力，但對於被告存在惡意的情況也做了例外規定：
“依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的註冊商標，由商標局予以公告，該註冊商標專用權視為自始即不存在。
宣告註冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出並已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出並已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標註冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。”
例如：在承德避暑山莊企業集團有限責任公司訴承德避霞山莊飲品有限公司商標侵權一案中[v]，二審河北省高級人民法院就從《商標法》第四十七條的規定出發，認為：原告在白酒等酒類商品上註冊的“避暑山莊”、“山莊”商標具有較高知名度，被告在酒類上註冊“皇家山莊”商標未採取誠信、審慎態度，“皇家山莊”商標被原告提起無效宣告後，對“皇家山莊”商標的效力不確定有一定的預知，但被告仍然使用及轉讓該商標，商標被無效後也未及時通知受讓方興隆酒業公司，阻止該公司繼續生產標有“皇家山莊”標識的白酒，顯系存在惡意。因此，被告與商標受讓人構成共同侵權。
四、使用註冊商標侵犯他人著作權、專利權、名稱權等在先權利
從案由上來講，使用註冊商標侵犯他人著作權、專利權、名稱權等在先權利的糾紛已不屬於侵害商標權糾紛。在侵害著作權、專利權等糾紛中，常有被告以其使用自己的註冊商標為由提出不侵權抗辯，或者在侵害商標權糾紛中以擁有著作權、專利權提出不侵權抗辯。“權利衝突”發生時，以保護在先權利為基本原則，決定被告是否侵權的是其註冊商標相比他人權利是否具有在先性。上個世紀九十年代轟動一時的“武松打虎”案[vi]就是在先著作權與在後商標權衝突這類型案件較早的典型案例。
所以説，具體案件中被告使用其註冊商標的方式、時間、主觀惡意與否均會對侵權判定產生重要影響，註冊商標並非萬能的擋箭牌，唯有誠信、謹慎、合法經營才是王道。
[i](2016)粵06民終8698號
[ii] (2015)粵高法民三終字第312號
[iii] (2013)滬一中民五(知)初字第116號
[iv] (2016)京73民初93號
[v](2016)冀民終23號
[vi](1997)一中知終字第14號